En el siguiente artículo examinaremos cómo las startups pueden proteger sus activos intangibles tecnológicos dentro del marco de la propiedad intelectual. Además, de forma general, repasaremos algunas de las dificultades con las que puedes encontrarte y cómo mitigarlas.
Desde hace ya un tiempo, la forma en la que se llevan a cabo ideas innovadoras y tecnológicas es a través de las llamadas Startups o empresas emergentes. Es por ello por lo que las mismas están íntimamente relacionadas con las ideas que la generaron, y la protección de estas resulta de vital importancia para que pueda seguir creciendo y aportando valor a la sociedad.
¿Qué es la Propiedad Intelectual?
En primer lugar deberíamos preguntarnos, ¿cómo puede mi startup proteger sus activos intangibles? Esto se hace a través de los derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, DPI) que garantizan a sus dueños exclusividad sobre ciertos tipos de conocimiento y de información.
Existen distintos tipos de DPI según el activo que sea objeto de protección. A saber, derechos de autor, patentes o las marcas; que aunque tienen algunas diferencias, lo que es común a todas ellas es que se atribuyen ciertos poderes exclusivos al titular del derecho, de modo tal que todas las demás personas son excluidas de realizar las conductas cubiertas por estos derechos, a no ser que obtengan una licencia del propietario.
Es importante mencionar que, a pesar de que instituciones como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hayan realizado esfuerzos para coordinar una homogeneización de la legislación y los derechos DPI, lo cierto, es que estos derechos varían de jurisdicción a jurisdicción y, por ello, resulta de vital importancia contactar con un abogado local experto en la materia para recibir la mejor asesoría jurídica al respecto. De hecho, no todos los activos intangibles encajan en la misma categoría de país a país, por ello sólo ofreceremos unas ideas generales sobre los conocimientos que consideramos, todo emprendedor debería tener en cuenta si su idea de negocio se basa en un negocio tecnológico y escalable.
La Propiedad Intelectual en las startups: ¿Puedo proteger mi idea?
Es la principal pregunta que se hacen los emprendedores en algún momento del proceso de creación de su startup siendo la respuesta un tanto diferente a lo que creen que van a escuchar. Porque sí, sí es posible proteger una idea; pero previamente ha de ser implementada. ¿Por qué es así? Porque proteger algo tan abstracto como una idea podría suponer un freno al desarrollo cultural y científico.
Sin embargo, queremos dejar claro que no es que no se pueda proteger una idea, sino que no se hace de la forma que muchos emprendedores creen, véase a través de patentes, diseños industriales, etc., sino que se protegen a través de otros medios que veremos a continuación.
Esta es la principal diferencia con los derechos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, el primero se refiere a obras que pueden ser protegidas por derechos de autor, por su originalidad y por su fijación en algún tipo de soporte, sin necesidad de inscripción, aunque es recomendable; mientras que la Propiedad Industrial se protege mediante registro oficial, de no ser así, en caso de materializarse la idea y no protegerse, cualquiera puede apropiarse de ella.
Como se mencionaba anteriormente, a diferencia de los derechos de autor, que automáticamente generan las obras artísticas, los softwares, programas informáticos y/o similares, no generan estos derechos de forma automática y por ello debe ser una acción que lleven a cabo proactivamente los emprendedores.
Dicho esto, podemos identificar tres momentos clave donde el emprendedor debe tener presente y valorar si debe actuar de cara a proteger adecuadamente la tecnología desarrollada (o que se está desarrollando) en el marco de su proyecto. El primer momento es en el que surge la idea y se toman los primeros pasos para encaminarla como proyecto. El segundo, es el desarrollo de esa idea y el tercero, es el momento final en el que la idea ya está implementada. A continuación se muestra una tabla con los tres principales momentos de una idea.
Si bien podría parecer que hasta que no se implementa por completo la idea, los emprendedores están desprotegidos y cualquiera puede robarles su proyecto, no es exactamente así. Existen ciertas formas de mitigar este riesgo que se van haciendo más seguras a medida que avanza el proyecto:
Fase Idea
En este momento los emprendedores normalmente buscan a alguien de confianza para discutir y comentar su idea, aunque es algo que les genera miedo o ansiedad por la falta de protección legal. En este momento, si realmente es una gran preocupación para los founders, estos pueden firmar un acuerdo de confidencialidad o NDA (Non-disclosure Agreement) con el profesional con el que se comparta la idea, más que nada, para la tranquilidad del emprendedor.
Dicho lo anterior, esta recomendación iría más enfocada en caso de que estuviéramos en negociaciones con un competidor que quiere comprarnos la solución tecnológica una vez ésta estuviera desarrollada o, si estuviera interesado en llevar a cabo un acuerdo de colaboración o Joint Venture con los emprendedores.
De no ser así, o encontrarnos en una situación similar, lo cierto es que en el resto de casos, como por ejemplo conversaciones con consultoras desarrolladoras de negocio o marketplaces de emprendimiento, como Ufounders, no tienen ninguna intención en “apropiarse de la idea” y llevarla a cabo por su cuenta puesto que su objetivo y el motivo por el que nacen marketplaces como Ufounders, es para ayudar a los emprendedores con el último objetivo de democratizar el emprendimiento.
Asimismo, tal y como se indicaba en la tabla superior, la primera medida que puede llevar a cabo el emprendedor es registrar la marca comercial bajo la que se va a desarrollar todo el proyecto. Esto incluye signos distintivos como logos, emblemas, figuras, vocablos o expresiones que ayuden a identificar el producto final de la startup.
En España, actualmente, este trámite puede llevarse a cabo a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, dependiendo del país donde se quiera registrar la marca debemos acudir a la oficina correspondiente.
Cabe mencionar que dentro de la Unión Europea existe la Marca Comunitaria, donde se protege la propiedad intelectual de tu startup en los 27 países que la conforman con la finalidad de potenciar la libre circulación de bienes y servicios. El registro al que hay que acudir es al de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), aunque también es posible solicitarla en las oficinas de los Estados Miembros.
En cuanto al precio por registrar una marca con protección europea, éste asciende a 850€ como mínimo y se irá incrementando progresivamente dependiendo de las clases de marcas que se quieran registrar. Asimismo, es importante tener en cuenta que la UE favorece los registro en línea imponiendo un mayor costo a aquellos emprendedores que quieran realizar las solicitudes en papel.
Por último, es interesante mencionar la existencia de la marca internacional, que aunque es un procedimiento de solicitud unitario que ahorra bastantes costes, la concesión es individual para cada uno de los países en los que se desea proteger la marca, por lo que aquí es clave, antes de pedir el registro, tener muy clara la estrategia de expansión que va a llevar a cabo la empresa por un tema de costes no solo de registro, sino también de mantenimiento de los registros en los diferentes países.
Aproximadamente, el precio de esta solicitud para cinco países (media de países para los que las startups suelen empezar realizando dicha solicitud), es de 1060€. Esto se debe al Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo de ese Arreglo adoptado en 1989.
Dicho esto, lo primero que sugerimos, en cualquier caso, es comprobar que la marca bajo la que queremos desarrollar nuestro negocio no está registrada. Este procedimiento se puede hacer por medios telemáticos en casi todas las oficinas de patentes de las distintas jurisdicciones como por ejemplo, la IMPI de México, la INPI de Argentina o la SIC de Colombia. El precio puede variar de un país a otro, por ejemplo, mientras que en México el registro de la marca y su mantenimiento por 10 años asciende a $2,457.79 pesos mexicanos, el registro en Colombia asciende, aproximadamente a unos $1.003.500 pesos colombianos y en Argentina a $2,210 pesos argentinos.
Fase Desarrollo
Tras un primer contacto con personas cercanas y profesionales del emprendimiento, acorde a lo comentado anteriormente, los emprendedores deben tomar una serie de decisiones para encaminar el proyecto en la dirección adecuada. Ante esta situación, se presentan varias opciones que han de valorar:
Implementar la idea uno mismo
En este caso, el emprendedor sería la persona a implementar una idea. En estos casos, al ser el propio emprendedor el desarrollador, él es considerado el propietario, a título personal, del mismo. No obstante, de cara al levantamiento de capital, el emprendedor debe saber que el posible registro o patente de la tecnología que desarrolle, al igual que el registro de la marca, debe realizarse a nombre de la sociedad que constituya en la región que se encuentre.
Por otro lado, a veces llevar a cabo el desarrollo uno mismo sin ayuda de nadie más no es posible, sobre todo si tenemos en cuenta que las startups tecnológicas necesitan conocimientos muy complejos y técnicos, por ello suelen buscar ayuda de otras personas.
Contratar a un empleado en relación de dependencia
Como decíamos, no es muy común que una startup tecnológica desarrolle su producto con un sólo emprendedor, sino que lo normal es que contrate a alguien para que le ayude. Una de las formas de hacer esto es a través de un contrato de trabajo en relación de dependencia, de forma que este se incorpore a la empresa como un trabajador más con el objetivo de desarrollar la idea de negocio.
Aquí surge uno de los principales problemas: dar respuesta a quién es, en última instancia, el propietario de la obra final. Esto varía de una jurisdicción a otra. En España o en Perú, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia que lleven a cabo el desarrollo de una invención no se consideran, en principio, propietarios de esa obra, sino que es la empresa la titular de la misma salvo que haya una cláusula contractual en otro sentido.
En contraposición, en Argentina por ejemplo se presume titular de la propiedad intelectual a quien la desarrolló aunque existen excepciones como para personas contratadas para el desarrollo del software: si bien el derecho de autor nace en cabeza del programador, opera una cesión legal que convierte en titular de la propiedad intelectual sobre el resultado al contratante, sea este persona humana o jurídica.
Por esta razón hay que tener muy presente la redacción de los contratos de trabajo para contrarrestar las presunciones legales de la legislación aplicable.
Por ello, recomendamos contactar con un abogado especialista en propiedad intelectual de la jurisdicción en la que esté constituída la startup para que tenga en cuenta la legislación aplicable a la cuestión de titularidad de la propiedad intelectual cuando el trabajador se encuentra en una relación de dependencia.
Contratar a un tercero como desarrollador a través de un contrato de encargo
Esto es lo que se conoce como un contrato de obra por encargo. El contrato por obra o servicio determinados, sirve para que una persona preste sus servicios en relación con una tarea o un servicio concreto, cuya duración no va a ser indefinida, pero que no se sabe exactamente cuándo va a finalizar. A lo que se compromete el empleado es a entregar un producto final, en este caso, el desarrollo de la idea del emprendedor.
De forma similar a la situación anterior, existen diferencias de jurisdicción a jurisdicción. En España no existe una regulación expresa en la Ley de Propiedad Intelectual y por ende, nos tenemos que dirigir a las disposiciones del Código Civil, un tanto anticuadas en la materia de referencia.
Nuestra recomendación sería incluir una cláusula expresa dentro del contrato por el que se ceda la propiedad del producto desarrollado o un contrato separado de cesión de derechos de propiedad intelectual.
Por otro lado, también existen plataformas electrónicas a través de las cuales los emprendedores pueden encontrar desarrolladores online y otras que directamente te facilitan el desarrollo en el caso de que el emprendedor ya cuente con alguien contratado en su startup o por contrato de obra ofreciendo su plataforma para centralizar el desarrollo. Un buen ejemplo de este servicio es GitHub, que se define como una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
En cuanto a las plataformas de búsqueda de desarrolladores online, éstas han mejorado su posicionamiento en el mercado tras la pandemia, como Back4App o Firebase. En la mayoría de ellas, se recogen cláusulas dentro de los Términos y Condiciones por los que la plataforma no adquiere los DPI. Sin embargo, antes de contratar nada recomendamos leer detenidamente estos Términos y Condiciones.
Fase de Producto Final
Una vez el producto ha sido desarrollado con éxito y la idea de negocio por fin está implementada ya podemos hablar directamente del registro y solicitud de DPI. En esta fase también se nos plantean varias opciones que tendrán que valorarse y todo ello dependerá de qué tipo de producto tecnológico y escalable hayamos desarrollado, puesto que dependiendo de qué se trate, los DPI serán distintos. En este artículo nos centraremos en cómo proteger un Software as a Service, un Marketplace y una App.
Software as a Service (SaaS). El software como servicio (SaaS) permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas. Algunos ejemplos comunes son el correo electrónico, los calendarios y las herramientas ofimáticas (como Microsoft Office 365).
Este tipo de productos se pueden proteger a través de patentes o derechos de autor, dependiendo de la jurisdicción. Pero, ¿qué es lo que se está protegiendo en realidad? En general, en casi todas las jurisdicciones, lo que se protege es el código fuente y no la funcionalidad de ese servicio. Es decir, la secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado.
Si bien este tema es bastante complejo por su tecnicidad y novedad, basta con tener en cuenta que no se protege ni el lenguaje de programación, ni la funcionalidad.
Asimismo, los emprendedores deberán tener precaución a la hora de redactar los Términos y Condiciones de uso para evitar que se hagan modificaciones en el software.
Dicho esto, nuestra recomendación, para la tranquilidad de los emprendedores, es que contacten con un abogado local experto en propiedad intelectual puesto que la protección de los SaaS difiere bastante de un lugar a otro en calificación y necesidad de inscripción en registros específicos.
Marketplace online
Este tipo de productos son plataformas en línea creadas por una empresa que actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores. El constante crecimiento del e-commerce, ha hecho que hayan aparecido páginas web similares a algunas ya exitosas. Este es un hecho cuestionable, ya que la página web original ha hecho una inversión de tiempo y dinero para obtener su posicionamiento.
Para proteger la propiedad intelectual de una tienda virtual, lo primero es registrar la marca, el nombre de dominio y el contenido del sitio web. Todos estos elementos indican la pertenencia de los principales atributos de la empresa. Es apropiado registrar primero la marca y después el dominio, esto evitará que alguien registre nuestra marca primero que nosotros.
Para poder conseguir una protección a nivel mundial de una marca, recomendamos visitar la página web de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con respecto al Sistema Madrid de protección en 126 países.
Apps
Una App es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Para proteger este producto final, debemos acudir a los derechos de autor puesto que aunque el software no se puede patentar, puedes proteger la autoría de la aplicación móvil. Sin embargo, pasa algo parecido a los SaaS y es que la regulación varía de una jurisdicción a otra.
Como ya mencionamos anteriormente, los derechos de autor no es necesario que se inscriban, pero es muy recomendable para dejar constancia de que se es el autor del proyecto y poder defenderte de otras compañías ante un posible plagio.
Por último, no podemos olvidar que los signos identificadores de la App pueden ser protegidos por una marca registrada. Sin embargo, recomendamos una vez más contactar con un abogado especialista para que haga un asesoramiento concreto.
El producto final puede ser comercializado únicamente por el creador o puede cederse a través de licencias de uso a cambio de una contraprestación. Dentro de este ámbito, destacan las licencias de software mediante las que el licenciante da permiso al licenciatario para, para utilizarlo cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas; es decir, es un conjunto de permisos que un desarrollador le puede otorgar a un usuario en los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar el producto bajo una licencia determinada.
Podemos diferenciar dos grandes grupos de licencias de software: las licencias libres y las licencias de propietario. Mientras que las licencias libres carecen de copyright y el usuario puede modificar y distribuir al gusto, las licencias de propietarios son mucho más limitadas, en el sentido de que es el fabricante el que permite el uso a una o varias personas y estas no pueden modificar ni distribuirlo y regulan el número de copias que pueden ser instaladas y los fines concretos para los cuales puede ser utilizado
Dentro de estas licencias normalmente se fija un plazo concreto por el que se puede utilizar y el territorio en el que será aplicable. Esto también es aplicable a las operaciones intragrupo, pues las normas de contabilidad y fiscalidad son aplicables de igual manera que el resto de empresas. En este aspecto se aconseja contactar con un abogado fiscalista que examine que toda la operación es acorde con las normas sobre el impuesto de sociedades de cada país y las reglas de contabilidad aplicables.
Conclusiones
En los últimos años ha habido un auge considerable dentro del mercado de emprendedores de productos tecnológicos y por tanto, un claro deseo de proteger legalmente los mismos. Los emprendedores invierten mucho tiempo y dinero en sacar adelante su startup y es normal que surjan cuestiones alrededor de los Derechos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, no hay una respuesta clara al cómo proteger tu startup, sino que dependerá de la fase en la que se encuentre, así como la legislación aplicable.
A modo de recapitulación estos son los puntos que toda startup debería tener en cuenta para proteger sus activos intangibles:
- Comenzar por registrar la marca bajo la cual se va a desarrollar todo tu proyecto. En este sentido, el primer paso y muy importante sería pensar en un nombre comercial y/o un logo, y comprobar que no están registrados. Esto es importante por el siguiente motivo: se invierte mucho tiempo y recursos en construir una marca y tener un reconocimiento en el mercado, invirtiendo los founders y/o la empresa en marketing para que después, a la hora de expandirse dentro de la región o a otra parte del globo los emprendedores se den cuenta de que existe una marca con ese nombre en tu misma región o en la que te vas a expandir, no siendo capaz de conseguir la autorización para operar bajo esa marca, y por tanto, que todos los recursos invertidos en marketing hayan sido en vano.
- Lo segundo es analizar qué tipo de producto se ha desarrollado en el marco del proyecto: es decir, si la empresa cuenta con un SaaS recomendamos solicitar la protección del software final, teniendo en cuenta la información que se ha proporcionado previamente en este artículo.
- Durante el desarrollo del producto, se debe prestar especial atención a la redacción de los contratos de los empleados o terceros contratados para esa función.
- Asimismo, analizar si se deben firmar o no, acuerdos de confidencialidad con aquellas personas que estén implicadas en la startup, aunque no estén directamente desarrollando el producto final.
- Por último, si el producto tecnológico final va a ser comercializado recomendamos prestar atención a la redacción de los términos y condiciones y las cláusulas de las licencias.